Hvordan kreve erstatning for andres bruk av ditt varemerke

Begrepsavklaring

Innledningsvis vil vi gjennomgå noen av de mest sentrale ordene og uttrykkene i varemerkeretten.

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn for noens varer eller tjenester. Et varemerke er en unik identifikasjon for en virksomhets produkter eller tjenester. Det kan være i form av et navn, logo eller symbol. Som eier av et varemerke har du en immateriell eiendomsrett, en enerett, noe som gir deg muligheten til å beskytte merket mot misbruk av lignende merker i næringsvirksomhet. Du kan sikre deg en slik eksklusiv rett til et varemerke gjennom registrering eller ved å etablere det i markedet. Det er også mulig å sikre seg eksklusiv rett til et registrert foretaksnavn, noe som gir lignende beskyttelse som et registrert varemerke.

Hvilke krav stilles til et varemerke for at det skal være registrerbart og gyldig?

Et registrert varemerke må

• ·ha særpreg;
• ·ikke være beskrivende;
• ·ikke stride mot offentlig orden eller moral;
• ·ikke være villedende;
• ·ikke krenke eldre varemerkerettigheter.

Må et varemerke være tekst/ord eller en logo?

Et varemerke kan i dag utformes på mange forskjellige måter, blant annet som ord, ordforbindelser, slagord, lydmerker, tredimensjonale merker og til og med luktmerker. Utforsk grunnleggende varemerkerett her.

Denne artikkelen handler om varemerker og andre kjennetegn, typisk navn og logoer. Hvis noen har etterlignet produktet eller tjenesten din, eller andre deler av din bedrift, kan du lese vår artikkel om dette her.

Når har du rett til erstatning – når er det inngrep?

Varemerkerettslig enerett er eneretten som oppnås ved registrering eller innarbeidelse av varemerket. Eneretten omfatter varemerkeinnehavers rett til å bruke varemerket, så langt andres rettigheter ikke er til hinder for det, og retten til å forby andre næringsdrivende fra å bruke tegn som

1. er identiske for identiske varer eller tjenester (med mindre bruken er nødvendig eller på annen måte ikke strider mot innehavers verneverdige rettigheter);

2. eller kan forveksles (direkte eller indirekte) med varemerkeinnehavers varemerke.

For velkjente merker kan en assosiasjon mellom merkene være nok til at det foreligger krenkelse. Les mer om velkjente varemerker her.

Se varemerkeloven her (ekstern lenke til lovdata.no).

En bedrift kan dermed i utgangspunktet ikke bruke en konkurrents varemerke på liknende produkter eller tjenester i reklame, på hjemmesider, i Google-annonser, som domenenavn, eller i annen form for markedskommunikasjon, uten at man har innhentet samtykke fra varemerkeinnehaveren.

Hvis du opplever at noen bruker ditt varemerke i sin næringsvirksomhet, kan det være grunn til å reagere. Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Når kan man lovlig bruke en annens varemerke?

I enkelte tilfeller kan den som vil bruke en annens varemerke påberope unntaksregler i varemerkeretten, og dermed unngå å måtte innhente innehavers samtykke. Følgende bruk av konkurrenters varemerker antas å være akseptert (lojal):

• ·Ordmerker eller navn kan brukes på en lojal måte for å referere til konkurrentens virksomhet i den utstrekning det er nødvendig, og så lenge varemerket ikke blir vektlagt eller brukt på en måte som kan føre til at en kunde feilaktig tror at det foreligger en økonomisk forbindelse mellom konkurrentene. Slik varemerkebruk er ofte aktuelt ved bruk av sammenlignende reklame. Ved sammenlignende reklame stilles det særlig skjerpede krav til sannhet, herunder objektivitet, dokumentasjon og lojalitet mellom konkurrentene.
• ·Har man kjøpt en gjenstand, kan gjenstanden videreselges med merkenavn og egenprodusert bilde av gjenstanden for å identifisere varen. Utover det som er helt nødvendig for å indentifisere varen man videreselger, bør man ikke benytte andres varemerke.

Følgende bruk av konkurrenters varemerker er IKKE akseptert(illojal):

• ·Logoer og figurative varemerker bør som hovedregel ikke benyttes av konkurrenter. Det er i de aller fleste tilfeller tilstrekkelig at man henviser til en konkurrent i form av ordmerket – selve merkenavnet.
• ·Bruk av konkurrenters navn i domeneadresser og metatags er illojal varemerkebruk.
• ·Bruk av en konkurrents varemerke som et verb vil kunne være illojal varemerkebruk, da dette kan svekke varemerkets særpreg.
• ·Bruk av forkortelser eller egne variasjoner av en annens varemerke er illojal varemerkebruk.
• ·Oppstår det fare for forveksling ved omtale av noe, eller noen, som ikke er å anse som et varemerke, vil dette også kunne være et brudd på markedsføringsloven. Villedning av forbrukere eller handlinger i strid med god forretningsskikk vil være brudd på markedsføringsloven
• ·Enkelte varemerkeinnehavere (særlig velkjente) kan også ha et betraktelig bredere vern enn det som utpensles ovenfor.

Hvor mye kan man kreve i erstatning for et varemerkeinngrep?

Hvis noen tar i bruk et varemerke på ulovlig vis uten samtykke fra innehaveren av rettighetene til varemerket, skal vederlags- og erstatningsutmålingen skje etter ett av følgende alternativer:

1. Vederlaget skal svare til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen og erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
2. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
3. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Det kan være vanskelig å bevise økonomisk tap ved inngrep i industrielle rettigheter. For å sikre at det blir gitt kompensasjon selv i disse tilfellene, skal rettighetshaveren kunne få erstatning basert på andre ting enn økonomisk tap. Dette kan gjøres ved å gi en rimelig lisensavgift eller ved å gi erstatning for inngrepets fortjeneste.

Hvilket av disse alternativene som skal brukes bestemmes av hvilket av de tre alternativene som er gunstigst for rettighetshaveren.

Et fjerde alternativ – dobbel lisensavgift

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, hvilket det ofte er i slike saker, kan man som et fjerde alternativ kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

De samme reglene gjelder tilsvarende ved medvirkning, så både formidlingskanaler, butikker og andre som indirekte bruker varemerket kan bli erstatningsansvarlig. Du kan som varemerkeinnehaver ofte velge hvem du vil ta ut sak mot.

I saker om varemerkekrenkelse er det ofte dobbelt rimelig lisensavgift som er det foretrukne alternativet for rettighetshaver, fordi det er vanskelig å fastsette de andre erstatningsutmålingene.

Men, hva er «rimelig lisensavgift»?

Vederlagskravet – hva er «rimelig lisensavgift»?

Ifølge varemerkelovens forarbeider skal man ta utgangspunkt i vanlig bransjestandard eller praksis på det aktuelle området. Vederlaget kan ikke settes lavere enn det en inngriper typisk skulle ha betalt dersom man rent faktisk hadde betalt en lisensavgift for rettmessig bruk av merket. Graden av skyld, eller andre subjektive forhold er i utgangspunktet ikke relevant for denne vurderingen.

Hvis rettighetshaveren har en lisensavtale eller annen lignende avtale hvor lisensavgift av merket fremgår, følger det av forarbeidene, rettspraksis og juridisk teori at tilsvarende avgiftsnivå kan legges til grunn i erstatningsutmålingen.

Mer utfordrende er det i situasjoner hvor rettighetshaveren tidligere ikke har inngått noen liknende lisensavtaler, slik at man står uten sammenligningsgrunnlag. Dessverre vil dette gjelde de fleste tilfeller. I et slikt tilfelle må man finne svaret i praksis.

På generelt grunnlag kan man si at høyt omsettelige produkter og mindre kjente varer kan avkreve en lisensavgift på 3-5% av total omsetning. Mer eksklusive varer og mer velkjente merker kan ofte avkreve erstatning tilsvarende 15-25% av omsetningen.

En illustrerende og oppsummerende sak på området er en sak fra lagmannsretten, hvor retten fant at Jaktdepotet AS krenket ammunisjonsprodusenten NORMAs varemerke, og uttalte følgende om fastsettelsen av en rimelig lisensavgift;

«Norma er et sterkt varemerke forbundet med kvalitet over svært lang tid. Markedsandelen er høy. Dette må avspeile seg i hva som vil være en rimelig lisensavgift for bruk av varemerket, der også kostnader ved opprettholdelse og vedlikehold av merket skal hensyntas.

Jaktdepotet AS har vist til Rt. 2012 s. 1062 som gjaldt opphavsrettskrenkelser knyttet til Tripp Trappstolen der lagmannsretten hadde bygget på en lisensavgift på 5 %. Varemerkeinngrepet gjaldt imidlertid slagordet «Stolen som vokser med barnet», og lagmannsretten bemerket i sin dom at avgiften trolig ville blitt høyere om det hadde skjedd inngrep i varemerket Tripp Trapp. Denne lagmannsrett er enig i dette. Som eksempel på en høy lisensavgift har Norma AS vist til den danske Sø og Handelssrettens dom 4. mai 2006 som gjaldt import av piratkopier av produkter fra Louis Vuitton. Der ble lisensavgiften satt til 25 % av verdien av originalproduktene. En slik prosentsats fremstår som for høy i nærværende sak. Med den begrensede rettspraksis som er på området, er lagmannsretten enig med tingretten når den med henvisning til varemerket Normas posisjon markedet, attraktivitet og styrke har kommet frem til en lisensavgift på 17%».

Grunnlaget for utregning av lisensavgift

Hvis man har landet på en prosentsats for lisensavgift, blir neste spørsmål hva man skal regne lisensavgiften av. Hvis noen har gått for langt i bruk av sammenlignende reklame for eksempel, skal man da ta utgangspunkt i bedriftens omsetning, produktets omsetning, kostnaden av kampanjen, eller den sammenlignende reklamens effekt?

Dersom man har et parti med produkter hvor et varemerke er påført, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i omsetningen av disse varene. Hvis et selskap benytter ditt varemerke som eneste husmerke/hovedvaremerke kan gode grunner tale for at man skal ta utgangspunkt i hele bedriftens omsetning.

Mer utfordrende blir det hvis det ikke er tale om inngrep i form av omsetning av produkter, men at man i stedet bruker det i markedsføring eller liknende. Mange bruker andres varemerker som skjulte døråpnere på internett i dag, og slik bruk er utfordrende å prissette. I slike situasjoner må man forsøke å komme frem til hva du som varemerkeinnehaver ville krevd i lisens for den konkrete bruken av varemerket. Gode grunner taler for at man i det minste kan legge til grunn kostnaden inngriper har hatt i den konkrete reklamekampanjen hvor varemerket blir benyttet, ettersom man kan legge til grunn at en bedrift minst tjener inn reklameverdien til selskapet. Høyesterett har likevel gått betraktelig lengre enn dette i nyere rettspraksis.

I en nylig avsagt høyesterettsdom fikk Vindex AS og Norgesgjerde AS medhold i sitt krav mot Kystgjerdet AS, etter at sistnevnte hadde kjøpt «Vindex» og «Norgesgjerde» som søkeord i Google, samt benyttet varemerket i annonseteksten. Høyesterett drøftet om man bør ta utgangpunkt i salg, annonseklikk eller annonsevisninger, og uttalte følgende:

«På bakgrunn av at det ikke foreligger noen økonomiske faktorer som gir et rimelig utgangspunkt for utregning av lisensavgift, samt fraværet av relevante eksempler og erfaringsmateriale, og at det synes helt hypotetisk at det ville blitt gitt lisenser for denne type varemerkebruk, er jeg kommet til at de beste grunner tilsier at lisensavgiftene må utmåles som engangsbeløp etter et skjønn. Jeg har, slik saken ligger an, ikke grunnlag for å oppstille generelle prinsipper for hvordan en rimelig lisensavgift skal beregnes ved ulovlig bruk av andres varemerke i annonsetekster, når det skjer ved kjøp av konkurrenters varemerke som søkeord.

(…) Hensett til at den ulovlige varemerkebruken bare utgjorde en liten del av Kystgjerdets markedsføring, finner jeg at lisensavgiftene bør være noe lavere enn det lagmannsretten la til grunn, og jeg er kommet til at 400 000 kroner for hvert selskap kan være et rimelig beløp.

Kystgjerdet har handlet grovt uaktsomt, og dobbel lisensavgift for hvert selskap skal da settes til 800 000 kroner, jf. § 58 andre ledd.»

Til sammen måtte Kystgjerdet ut med over tre millioner kroner i egne og motpartens advokatutgifter og erstatning. At man ikke har klart å fastsette verdien av markedsføringen i større grad enn man har fått til i denne saken er etter vår vurdering en svakhet ved dommen. Dommens overføringsverdi er nok derfor snever, men den viser likevel at det er et stort skjønnsrom i fastsettelsen av en erstatning, hvor selv moderat bruk av konkurrenters navn i markedsføringen kan bli svært dyrt.

Hvordan går man frem for å kreve erstatning for urettmessig bruk av andres kjennetegn eller varemerke?

Start med et kravbrev

Oppdager du at noen har begått inngrep i dine kjennetegns- eller varemerkerettigheter bør du forsøke å komme til en minnelig løsning med vedkommende, og innlede med å sende et brev eller en e-post, som bør inneholde følgende:

• ·Identifiser de konkrete bruddene på dine rettigheter, og beskriv dem detaljert
• ·Krev umiddelbar stans av inngrepet
• ·Krev eventuell erstatning som følge av inngrepet
• ·Oppgi frist for når du forventer svar på kravet ditt
• ·Vær forberedt på å gå videre med rettslige skritt, dersom du ikke får et tilfredsstillende svar
• ·Det er viktig å merke seg at kravsbrev i varemerkekonflikter bør utformes av en juridisk fagperson for å sikre at de er juridisk korrekte og effektive. Dersom det er rom i IP-budsjettet, er det derfor ofte et godt råd å la en IP-advokat ta seg av hele prosessen.

Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte en varemerkeadvokat, har vi utformet en mal til et slikt kravsbrev, som du finner nederst i artikkelen. Brevet er skrevet for dem som opplever at noen utnytter deres varemerker på ulovlig vis. Hvis du ser etter et kravbrev for opphavsrettskrenkelse, klikk her. Brevet krever stans av den lovstridige bruken, og advarer mottaker om at rettslige skritt vurderes om bruken ikke stanser innen en angitt frist. En viktig del av en IP-strategi er et bevisst forhold til hvordan man skal imøtegå tredjemanns inngrep i egne rettigheter. Passivitet og ubesluttsomhet når det kommer til håndhevelse kan pulverisere flere år med god IP-strategi.

Engasjér advokat

Dersom man ikke kommer frem til en minnelig løsning, bør man engasjere en advokat med spesialkompetanse på IP-området. Det kan være lurt å engasjere en advokat i en varemerkekonflikt fordi:

• ·En varemerkeadvokat har spesialkunnskap om relevant lovgivning og praksis, og kan vurdere saken din for å avgjøre hvor sterkt du faktisk står.
• ·En varemerkeadvokat kan formulere kravbrev og kommunikasjon med motparten på en juridisk korrekt og effektiv måte, som ikke skader saken på et senere tidspunkt.
• ·En varemerkeadvokat har erfaring med å forhandle og inngå gunstige, minnelige løsninger uten rettslig tvist.

Domstolene

Dersom man ikke kommer til enighet ved brevutveksling eller forhandlinger, kan man bringe saken inn for domstolene ved stevning til Oslo tingrett. Varemerkesaker er unntatt forliksrådsbehandling, men man kan be om rettsmekling dersom partene ønsker det. Har du spørsmål om håndheving av dine rettigheter og domstolsbehandling? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Norske domstoler vil oppmuntre partene i varemerketvister til å vurdere rettsmekling. Partene står imidlertid fritt til å motsette seg slik mekling. Dersom partene blir enige om rettsmekling, oppnevnes en dommer som mekler. I Oslo tingrett har man dommere som har kunnskap om varemerkerett, hvilket er bra og viktig, fordi dette er et spesielt fagområde. Partene står fritt til å ta med sine advokater. Dersom rettsmeklingen mislykkes, vil saken gå videre til rettssak. Dommeren som meklet vil ikke dømme i en eventuell rettsak.

Hvor mye koster en varemerkerettsak og må man betale advokatutgiftene?

Prisen på en varemerkerettsak vil variere i takt med sakens kompleksitet. En varemerkerettsak man vinner vil i utgangspunktet ikke koste noen ting annet enn egen tid brukt på saken, fordi man vil ofte få dekket saksomkostninger av motparten. Norske domstoler tilkjenner som oftest den vinnende part sine fulle, rimelige sakskostnader. For hver av partene pleier sakskostnadene å være mellom NOK 150 000 – 400 000 for behandling i første instans.

Hvor lang tid tar en varemerkerettsak?

I de fleste varemerkesaker er det lagt opp til én eller to dager for den muntlige høringen, men i saker som involverer omfattende bevisundersøkelse kan høringen ta lengre tid. Rettens dom kan forventes mellom to til fire uker etter den muntlige forhandlingen. Et varemerkesøksmål for førsteinstansretten i Norge vil ta cirka 8 til 10 måneder med dagens kø i tingretten. Lagmannsretten er ikke like effektiv, og det kan ta over ett år før en behandling i en ankesak blir berammet. Går man til søksmål må man derfor belage seg på 1,5 til 2 år før man har en rettskraftig dom.

Denne saksbehandlingstiden taler ofte for at begge parter er tjent med en minnelig løsning.

Midlertidig forføyning – hasterettsak

Forføyninger er effektive verktøy i varemerkeinngrepssaker. Etter varemerkeloven kan domstolene forby en krenker å fortsette eller gjenoppta krenkelsen. Sett i lys av punktet over, er ofte forføyning et viktig og riktig virkemiddel å ta i bruk. Retten vil ofte kunne avsi forføyningskjennelse meget raskt – i noen tilfeller uten at saksøkte får uttale seg før dom. Saksøkte kan så be om en påfølgende muntlig høring, som vil resultere i en ny avgjørelse som erstatter den avgjørelsen allerede er gitt.

Hvis en part får medhold i krav om midlertidig forføyning i en sak om varemerkeinngrep, vil retten gjerne sette en frist for saksøkeren til å innlede et vanlig krenkelsessøksmål.

Straffemessige sanksjoner

Varemerkeloven gir også rett til straffesanksjoner (dvs. bøter eller inntil tre års fengsel) for varemerkeinngrep under skjerpende omstendigheter. Bestemmelsen benyttes imidlertid sjelden.

Hvordan går ankeprosessen videre?

En avgjørelse fra Oslo tingrett kan ankes til lagmannsretten. Ankesaken vil for alle praktiske formål følge de samme saksbehandlingsregler som i første instans, men behandles av tre dommere. Etter lagmannsretten kan man anke til Høyesterett, men Høyesterett behandler bare de sakene som har en viss prinsipiell betydning utover den aktuelle saken (i gjennomsnitt er det bare 15 % til 20 % av de ankede sakene som slippes inn til behandling).

Bryn Aarflot kan bistå deg

Ettersom varemerker ofte utgjør store verdier for næringsdrivende, anbefales å benytte kvalifisert ekspertise i forbindelse med konflikthåndtering. Bryn Aarflots advokater har bred erfaring i risikovurdering og analyse av potensielle og aktuelle varemerkekrenkelser samt vurderinger av hvilke tiltak eller rettsmidler som er nødvendige for å få rettet opp i konflikten. Vi bistår våre kunder i alt fra administrative prosedyrer og utenomrettslig tvisteløsning til saker for ulike utvalg og nemnder samt domstolsbehandling.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat her.

Skrevet av

Sebastian Stigar

Head of Digital Marketing and AI Attorney-at-law Partner

Tlf: 930 47 017Mail: sst@baa.no

Stine Sønstebø

Attorney-at-law

Tlf: 957 06 134Mail: sso@baa.no