Tildekking eller fjerning av varemerker for å unngå inngrep?

Spørsmålet er ikke upraktisk, da det blant annet vil være veldig lukrativt å importere originalprodukter fra lavkost-markeder utenfor EØS med henblikk på etterfølgende salg i EØS (f.eks. Norge), hvilket – uten rettighetshavers samtykke – vil være ulovlig parallellimport så lenge varene bærer rettighetshavers varemerke, jf. varemerkeloven § 6 (samt EU-direktivets tilsvarende bestemmelse). Flere avgjørelser fra EU-domstolen og norsk Høyesterett de siste årene belyser dette spørsmålet, som dypest sett er spørsmål om hvor grensen for varemerkebruk går, jf. varemerkeloven § 4.

I den siste av de aktuelle avgjørelsene fant Høyesterett at piratkopierte iPhone-skjermer gjorde inngrep i Apples varemerkerettigheter, til tross for at Apples varemerke (på innsiden av skjermen) var tildekket med tusj og usynlig for sluttbruker av telefonen. Høyesterett vektlegger at tildekkingen kan fjernes og at skjermene for øvrig er identiske med originalskjermene, hvilket vil kunne medføre uklarhet rundt produktenes opphav, særlig blant reparatører og forhandlere som anses å utgjøre kjernen i den relevante omsetningskretsen for reservedeler. Denne uklarheten innebærer fare for skade på originalvaremerkets funksjoner (herunder særlig opprinnelsesgarantifunksjonen).

Importøren forsøkte uten nytte å argumentere med at konkurranse på reservedelsmarkedet var viktig fra et bærekraftperspektiv, men Høyesterett slår fast at dette ikke har noen plass i saken, som kun omhandler varemerkene på skjermene (og ikke skjermene som sådan). Som Høyesterett påpeker hindrer i utgangspunktet ikke norsk varemerkelov import av iPhone-kompatible reservedeler så lenge disse ikke er påført Apples varemerke.

Det finnes nok uavklarte spørsmål knyttet til hvor den nedre grensen til varemerkebruk går, men Høyesteretts avgjørelse i den ovennevnte saken har ikke voldsom interesse i denne sammenheng, all den tid mange nok vil mene at resultatet ikke kan ha vært særlig tvilsomt. Det er dog betryggende å se at dommen er såpass klar og utvetydig, da spørsmålet om tildekking av varemerker som nevnt ikke er upraktisk.

Høyesterett viser i den ovennevnte avgjørelsen i utstrakt grad til sin egen dom i den såkalte Ensilox-saken (HR-2018-110-A) og EU-domstolens avgjørelse i sak C-129/17 Mitsubishi. I den førstnevnte saken befester Høyesterett at det er tilstrekkelig med fare for skade («a clear possibility») på en av varemerkets funksjoner for å anse varemerke som krenket, og at det således ikke er nødvendig for rettighetshaver å dokumentere slik skade for å vinne frem med at varemerke er krenket.

I den sistnevnte saken hadde en importør kjøpt originale Mitsubishi gaffeltrucker fra utenfor EØS og importert disse til EØS uten Mitsubishis samtykke, hvilket altså er ulovlig parallellimport. Før gaffeltruckene formelt ble fortollet inn i EØS fjernet imidlertid importøren alle Mitsubishis varemerker og erstattet disse med sine egne. Til tross for at gaffeltruckene altså ikke lenger var påført Mitsubishis varemerker, fant EU-domstolen like fullt at Mitsubishis varemerkerettigheter var krenket. Det ble særlig vektlagt at varene fortsatt kunne skade vesentlige funksjoner ved Mitsubishis varemerker (opphavs-, investerings- og reklamefunksjonen), samt at en slik omgåelse av varemerkevernet var i strid med formålet om å sikre lojal konkurranse. Avgjørelsen illustrerer at varemerkebruk i lovens forstand bygger på en sammensatt vurdering, og nok omfatter mer enn man rent språklig vil oppfatte.

Så, for å besvare spørsmålet som ble stilt innledningsvis: Nei, tildekking eller fjerning av varemerker medfører ikke nødvendigvis at varemerket ikke brukes i lovens forstand. I situasjonene som er skissert her vil slik bruk krenke rettighetshavers varemerkerett og dermed som hovedregel også være erstatningsbetingende.

Skrevet av Mikkel Lassen Ellingsen