Eksport og ekspansjon under eget brand - eller ikke..?

Tidligere i år var det mye medieomtale av det australske selskapet «Ugg Since 1974», som måtte endre navn til «Since 1974» for sine eksportvarer utenfor Australia og New Zealand. Bakgrunnen var et søksmål fra det amerikanske foretaket Deckers Outdoor Corporation, som eier varemerket UGG i stort sett alle land verden over, og derfor har enerett til all kommersiell bruk av dette ordet.

I Australia er «ugg» en generisk betegnelse på saueskinnstøvler. Mange australske aktører bruker derfor ordet UGG som produktangivelse, men også som del av foretaksnavnet eller varemerket sitt, slik som «Ugg Since 1974». Som følge av Deckers sitt eierskap til ordet i resten av verden, som varemerke, kan disse aktørene imidlertid ikke eksportere sine saueskinnstøvler som verken «ugg-boots» eller ved bruk av UGG i varemerket.

Hva skjedde egentlig her?

Samtidig med at det australske UGG Since 1974 begynte å ta form i Australia, startet to amerikanske surfere opp salg av den populære ugg-støvelen i USA. For enkelthets skyld valgte de foretaksnavnet Ugg Imports, og varemerkeregistrerte navnet UGG i USA. De to surferne solgte senere sin virksomhet til Deckers, som sørget for varemerkeregistrering av UGG i resten av verden. Mens slangspråkets mekka Australia var klar over at «ugg» betyr «saueskinnstøvler», fremsto UGG som et særpreget navn i resten av verden. Deckers oppnådde derfor varemerkeregistrering, og sitter nå på mer eller mindre global enerett til ordet.

UGG-saken belyser et viktig poeng: Det er ikke sikkert du kan bruke varemerket ditt i andre land. Selv ikke i de tilfellene der navnet inneholder noe som på morsmålet er beskrivende for varen eller tjenesten.

Hvis du er i ferd med å ekspandere og eksportere til andre land, bør du derfor gjøre følgende:

• ·Sjekk om navnet er ledig i det landet du skal ekspandere til. Hvis det er registrert av en annen risikerer du inngrepssøksmål mot deg, og med det resultat at vinningen (med ekspansjon) går opp i spinningen.
  
  
• ·Sikre deg varemerket i eksportlandet før noen andre tar det. Registreringsprosesser tar mange måneder, og du bør være i gang med søknader og registreringer i god tid før første distribusjonsavtale signeres.
  
  
• ·For kuriositetens skyld nevnes at Deckers er i vinden i New Zealand i forbindelse med et ytterligere av deres varemerker, nemlig HOKA. Denne saker belyser et annet viktig poeng i en klareringsprosess, nemlig at varemerket ditt kan ha en uheldig eller konkret språklig betydning i eksportlandet som muligens bør unngås.

Det er avgjørende med en grundig IP-strategi når man planlegger å eksportere eller gå globalt. Som UGG-saken illustrerer, kan manglende klarering av varemerker føre til betydelige utfordringer og kostnader.

Bryn Aarflot kan bistå med å sette sammen en skreddersydd IP-strategi som tar hensyn til alle nødvendige aspekter ved eksport og ekspansjon. Med vårt brede internasjonale nettverk av samarbeidspartnere, kan hjelpe deg med å navigere i det komplekse landskapet av internasjonale varemerkerettigheter, slik at du kan fokusere på global vekst.