Skillet mellom protest, innsigelse og administrativ overprøving i varemerkeretten

Innledning

Hvis du mener at et varemerke som er søkt registrert i Norge ikke burde registreres, kan du inngi en protest til Patentstyret. Hvis varemerket allerede har blitt registrert, kan du enten inngi en innsigelse eller kreve administrativ overprøving. Under får du en forklaring på disse ulike prosessene, og en oversikt over fordeler og ulemper med å velge det ene fremfor det andre.

Du kan ha ulike grunner til å reagere mot et varemerke. For eksempel er varemerket identisk eller forvekselbart med ditt varemerke eller foretaksnavn, og brukes for samme eller lignende typer varer eller tjenester. En annen viktig grunn er at du anser varemerket som beskrivende eller generisk. Beskrivende og generiske uttrykk skal kunne brukes fritt av alle, og kan ikke monopoliseres av én aktør gjennom varemerkeregistrering.

Protest mot en varemerkesøknad

En protest mot en varemerkesøknad kan inngis når som helst fra søknaden er innlevert til avsluttet behandling av søknaden. Protesten kan begrunnes med at du har rettigheter til et identisk eller lignende kjennetegn eller at det søkte merket er beskrivende eller særpregsløst. Det er gratis å inngi en protest til Patentstyret, men du kan ikke kreve dekning av dine sakskostnader hvis du får medhold.

Hvis protesten er begrunnet med at det søkte merket er beskrivende eller særpregsløst, skal Patentstyret vurdere merkets særpreg på søknads- eller prioritetsdagen til merket. Dette skiller seg fra situasjonen ved innsigelse og administrativ overprøving.

En protest gir deg ingen partsrettigheter, og Patentstyret gir deg ikke beskjed hvis protesten tas til følge. Du får derimot beskjed hvis protesten ikke tas til følge og merket tillates registrert. I så fall har du mulighet til å inngi en innsigelse mot registreringen.

Innsigelse mot en varemerkeregistrering

Når en varemerkeregistrering er kunngjort, kan enhver inngi innsigelse mot registreringen. Innsigelsen må leveres skriftlig til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdatoen. Det er gratis å levere en innsigelse, men du kan ikke kreve at motparten dekker dine sakskostnader.

Innsigelsen må begrunnes, for eksempel med at merket er beskrivende eller forvekselbart med din eldre rettighet. I tillegg kan du på innsigelsesstadiet kreve at registreringen overføres til deg, hvis du kan godtgjøre retten til merket. Din eldre rettighet kan for eksempel være et registrert eller innarbeidet varemerke. Et varemerke er innarbeidet når og så lenge det i den relevante omsetningskretsen er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Også lokal innarbeidelse, det vil si kjennskap til merket i en begrenset del av landet, kan være tilstrekkelig.

Etter mottak av innsigelsen, skal Patentstyret varsle merkehaveren og gi vedkommende anledning til å uttale seg. Partene kan også utsette innsigelsesbehandlingen hvis de heller vil forhandle om en minnelig løsning.

Hvis innsigelsen er begrunnet med at merket er beskrivende eller generisk, må dette ha vært tilfellet på dagen for levering av innsigelsen. Hvis merket for eksempel var beskrivende på søknadsdagen, men senere har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, fører innsigelsen ikke frem.

Hvis du begrunner innsigelsen med rettigheter til et eldre kjennetegn, og din rettighet ble registrert for mer enn fem år siden, kan innehaveren av det nye merket kreve at du godtgjør at du har brukt ditt kjennetegn i løpet av de fem siste årene. Varemerkeloven oppstiller nemlig en «bruksplikt», som innebærer at man kan miste rettigheter til sitt kjennetegn hvis det ikke har vært i reell bruk i løpet av de siste fem årene. Hvis du ikke kan godtgjøre at du har brukt kjennetegnet ditt i løpet av fem år forut for søknads- eller prioritetsdagen til merket du inngir innsigelse mot, kan Patentstyret avvise innsigelsen.

Hvis Patentstyret konkluderer med at varemerket har blitt registrert i strid med lovens vilkår, skal registreringen oppheves helt eller delvis. Patentstyrets avgjørelser i innsigelsessaker kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Administrativ overprøving av en varemerkeregistrering

Administrativ overprøving er en klageordning for de som mener at en varemerkeregistrering er ugyldig eller kan slettes. Dette er ment å være et effektivt alternativ til domstolsbehandling, som blant annet innebærer at Patentstyret skal sikre god fremdrift i saksbehandlingen. Det stilles også litt andre krav til administrativ overprøving enn til protester og innsigelser. Du må blant annet ha rettslig interesse i saken (et reelt behov for å få kravet avgjort). Videre må du betale et gebyr for at Patentstyret skal behandle ditt krav. Gebyret er p.t. NOK 4 000.

Det er ingen fastsatt frist for å inngi et krav om administrativ overprøving. Videre kan du kreve dekket dine sakskostnader av motparten hvis du vinner saken, til forskjell fra hva som er tilfellet for protester og innsigelser.

På samme måte som for protester og innsigelser, kan krav om administrativ overprøving begrunnes i at varemerket er registrert i strid med din rettighet, eller at det er beskrivende eller særpregsløst. Administrativ overprøving er imidlertid også aktuelt i andre tilfeller som ikke er praktiske ved protester og innsigelser, som kommenteres under.

Hvis kravet er begrunnet i at merket er beskrivende eller mangler særpreg, må dette ha vært tilfellet på tidspunktet da du fremmet kravet. Hvis merket for eksempel var beskrivende på søknadstidspunktet, men senere har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, fører kravet ikke frem.

Hvis du begrunner kravet i rettigheter til et eldre kjennetegn, og din rettighet ble registrert for mer enn fem år siden, kan merkehaveren på samme måte som i innsigelsessaker, forsvare seg med at du ikke har brukt din rettighet på over fem år. Vurderingen blir i begge tilfeller om du har brukt merket ditt i løpet av de siste fem årene forut for søknads- eller prioritetsdagen til merket du angriper.

Hvis du begrunner kravet ditt i rettigheter til et eldre innarbeidet varemerke, må varemerket være innarbeidet i hele landet. Hvis varemerket bare er innarbeidet for en mindre del av landet, fører kravet om administrativ overprøving ikke frem.

Som nevnt, er noen typer krav praktiske ved administrativ overprøving, men ikke ved protest eller innsigelse. Dette gjelder blant annet krav om sletting ved degenerasjon. Degenerasjon vil si at et varemerke som tidligere var særpreget er blitt en vanlig betegnelse i bransjen, og dermed anses som allmenneie. Et kjent eksempel er det tidligere varemerket THERMOS. Videre kan du kreve sletting av et merke hvis det ble registrert for mer enn fem år siden og det ikke har vært i reell bruk de siste fem årene. Du kan også kreve sletting hvis innehaveren er ukjent eller ikke finnes lenger, for eksempel fordi varemerket eies av et selskap som er gått konkurs. Alt dette skjer ved krav om administrativ overprøving.

Patentstyrets avgjørelser i krav om administrativ kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Hva skal du velge?

Valget mellom protest, innsigelse og administrativ overprøving er primært aktuelt hvis du vil angripe et varemerke som kolliderer med din eldre kjennetegnsrett eller er beskrivende eller særpregsløst. Under følger en gjennomgang av fordeler og ulemper med disse alternativene i ulike typetilfeller.

Den mest åpenbare forskjellen mellom protest, innsigelse og administrativ overprøving, er tidsaspektet. En protest må inngis før merket er registrert, mens en innsigelse må fremmes senest tre måneder etter registreringsdatoen. Hvis du trenger bedre tid på å vurdere saken eller først oppdager registreringen etter utløp av innsigelsesfristen, er altså en administrativ overprøving et godt alternativ.

En annen viktig forskjell er at du kan kreve dekket dine sakskostnader hvis du får medhold i et krav om administrativ overprøving, mens dette ikke er tilfellet for protester og innsigelser. Hvis du føler deg trygg på saken din, har du altså mer å vinne på å kreve administrativ overprøving. På den andre siden kan du måtte dekke motpartens sakskostnader hvis du taper saken. Protester og innsigelser innebærer verken betaling av gebyr til Patentstyret eller noen risiko for å dekke motpartens sakskostnader. Hvis kravet ditt fremstår uklart, kan protest og/eller innsigelse være den tryggeste retningen.

De øvrige forskjellene inviterer til mer detaljerte betraktninger. En mulig viktig faktor er det yngre merkets opparbeidelse av særpreg over tid. Særpreget vurderes på søknads- eller prioritetstidspunktet til merket hvis du inngir en protest. For innsigelser og administrativ overprøving, vurderes merkets særpreg på tidspunktet for kravet ditt. Hvis du er redd for at det yngre merket skal opparbeide seg særpreg gjennom bruk, er det altså ingen grunn til å vente lenge med å reagere på bruken, og en protest eller innsigelse kan være best.

Hvis du er usikker på din rettslige interesse i saken, er det lurest å levere en protest og/eller innsigelse mot merket. Krav om administrativ overprøving forutsetter nemlig at du kan påvise en sakstilknytning. Kravet om rettslig interesse skaper riktignok sjelden problemer. Hvis kravet er begrunnet i at merket kolliderer med dine eldre rettigheter, har du tilstrekkelig rettslig interesse. Hvis kravet er basert på at det yngre merket er særpregsløst eller beskrivende, vil det som regel holde at du kan påvise en interesse i å kunne bruke merket selv for de relevante varene eller tjenestene.

Hvis du baserer kravet ditt på rettigheter til et innarbeidet varemerke, kan forskjellene mellom protest, innsigelse og administrativ overprøving bli avgjørende. Hvis merket ditt bare er innarbeidet for en mindre del av riket, kan du nemlig levere en protest eller innsigelse mot varemerket, men du kan ikke få medhold i et krav om administrativ overprøving.

En viktig faktor som skiller protester fra innsigelser og krav om administrativ overprøving, er vurderingen av din bruksplikt. Hvis du inngir en protest begrunnet i din eldre registrerte rettighet, vil Patentstyret håndheve din rett uten å vurdere om du har oppfylt bruksplikten. Dersom varemerkesøkeren ønsker å utfordre din rettighet, må vedkommende inngi eget slettelseskrav mot registreringen din. Hvis du derimot inngir en innsigelse eller krever administrativ overprøving av et registrert merke, kan motparten forsvare seg i saken med at du ikke har oppfylt bruksplikten din. I alle tilfeller må du med andre ord være obs på bruksplikten, og du kan risikere å miste din rettighet hvis du ikke har brukt kjennetegnet ditt i løpet av de siste fem årene. Du utsettes imidlertid for en noe lavere risiko dersom du inngir en protest, fordi det gjerne vil sitte lenger inne for motparten å måtte inngi et eget slettelseskrav.

Som i mange andre tilfeller, er det hovedsakelig tid og penger som styrer valget mellom det ene og det andre. I noen særtilfeller kan det imidlertid også være andre strategiske betraktninger å ta hensyn til når du står overfor valget mellom protest, innsigelse og administrativ overprøving. Disse betraktningene kan potensielt få avgjørende betydning for utfallet i saken, og det kan derfor være lurt å ta en ekstra titt på nyanseforskjellene før du bestemmer deg.