Innarbeidelse av varemerker

Hva er innarbeidelse av varemerker?

Varemerkeloven åpner for at det er mulig å oppnå enerett til et varemerke på to ulike måter; via registrering eller innarbeidelse. Registrering av varemerker skjer ved søknad som behandles av Patentstyret, mens innarbeidelse av varemerker gir vern uten registrering.

Varemerkelovens system gir likestilt vern til registrerte merker og til de innarbeidede merker. Da det kreves langvarig, omfattende og intensiv bruk for å oppnå vern gjennom innarbeidelse, er registrering gjerne fremholdt som det mest praktiske alternativet. I tillegg gir selve registreringsprosessen visse fordeler, foruten den opplagte fordelen som ligger i et offisielt registreringsbevis.

For eksempel foretar Patentstyret en granskningsprosess som prøver søknaden om registrering av nytt varemerke mot;

i) hvorvidt varemerket er egnet til å skille én aktørs varer/tjenester fra andres (altså om varemerket har særpreg), eller må holdes fritt for bruk av samtlige kommersielle aktører (typisk ordet GROV for grovbrød),

ii) hvorvidt varemerket strider mot offentlig orden eller moral, eller er egnet til å oppfattes som villedende, og

iii) om varemerket vil krenke allerede registrerte rettigheter.

Hvordan innarbeides et varemerke?

Etter varemerkeloven jf. 3 tredje ledd er et varemerke innarbeidet (og dermed vernet) når og så lenge det i omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

Det sentrale for å oppnå varemerkerett gjennom innarbeidelse er altså at varemerket må være godt kjent som noens særlige kjennetegn (det er ikke avgjørende at det er kjent hvem varemerket faktisk tilhører). For å avgjøre om et varemerke er godt kjent er følgende momenter særlig relevante;

i) varemerkets markedsandel

ii) intensiteten av varemerkets bruk

iii) varemerkebrukens geografiske utstrekning

Disse momentene er imidlertid kun indirekte bevis på at merket er godt kjent og dermed innarbeidet. Direkte bevis for innarbeidelse vil for eksempel være markedsundersøkelser som avdekker reell markedskjennskap innenfor den aktuelle omsetningskretsen. Det er viktig å understreke at det avgjørende i vurderingen av om innarbeidelse er oppnådd vil være resultatet/effekten av den varemerkebruken som er gjennomført og kan dokumenteres (se eksempelvis GULE SIDER-saken i Rt. 2006 s. 1601). Bevis for den faktiske varemerkebruken er således underordnet, med mindre denne underbygger at varemerket har blitt godt kjent nettopp som et varemerke.

Et varemerke som i utgangspunktet er beskrivende eller mangler særpreg kan gis enerett gjennom innarbeidelse dersom det har blitt godt kjent som noens særlige kjennetegn. Det skal imidlertid mye til for å anse et beskrivende varemerke som innarbeidet.

Hva er omsetningskretsen?

Vurderingen av om et varemerke er innarbeidet skal gjøres i lys av omsetningskretsens kjennskap til merket. Det må dermed sees hen til den konkrete omsetningskretsen for den aktuelle typen varer eller tjenester, og om merket er særlig godt kjent innen denne omsetningskretsen. Dersom varemerket brukes på rørinstallasjoner som brukes på en borerigg er den relevante omsetningskretsen åpenbart en helt annen enn for varemerker som brukes på snacksvarer solgt i matbutikk. I rettspraksis er det lagt til grunn at det ikke kan oppstilles et bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne til varemerket. I flere saker har det imidlertid blitt angitt at merket må være godt kjent i de relevante omsetningskretsene eller i det minste en betydelig andel av disse.

Se også

• ·Våre tjenester innen varemerkerett
• ·Registrering av varemerke
• ·Grunnleggende om varemerker

iv) varigheten av varemerkebruken

v) størrelsen av de investeringer som virksomheten har foretatt for å fremme varemerket