En guide til forundersøkelser: Er navnet eller logoen ledig?

Bør man forundersøke navn eller logoer?

Før man lanserer et nytt produktnavn, selskapsnavn, en ny nettside, eller en ny logo er det viktig å foreta en grundig forundersøkelse. Andres varemerker eller andre rettigheter kan utgjøre effektive hindre for bruk av ditt nye navn eller logo. Utvikler du et varemerke/brand som gjør inngrep i andres rettigheter kan du bli erstatningsansvarlig, du kan tape omdømme, og du vil åpenbart ha kastet bort investeringene i varemerket som nå ikke kan brukes. Så, svaret er «ja».

Kan eller bør man gjøre forundersøkelser selv?

Vi har bistått kunder og klienter med forundersøkelser av potensielle varemerker i Norge og internasjonalt i mange tiår. Det å gjennomføre gode forundersøkelser er et håndverk man ikke bør gjøre uten juridisk og varemerkerettslig kunnskap og erfaring. Denne artikkelen er skrevet for de som absolutt ikke har mulighet til å benytte seg av juridisk bistand, eller som ønsker å gjøre innledende søk i en utviklingsprosess før man tar kontakt med sin immaterialrettskonsulent, advokat eller IP-partner. Artikkelen forenkler komplekse juridiske vurderinger og forundersøkelsesprosesser, og må ikke benyttes som juridisk veiledning.

Kan man velge et varemerke som finnes fra før?

De fleste som utvikler nye varemerker sjekker gjerne om et varemerke er ledig gjennom Google-søk, og ofte sitter man igjen med følelsen av at «alt» er tatt. Mange gir opp et navneforslag dersom både .no-domenet og .com-domenet er tatt, og man finner søketreff på det samme navnet – uavhengig av landet treffet stammer fra, eller hva slags produkter/tjenester det benyttes for. I denne prosessen forkastes dessverre mange gode navn og varemerker. Mange er ikke klar over at man kan velge samme navn som noen andre allerede bruker, så lenge man ikke har så like varer eller tjenester at det kan oppstå forveksling mellom varemerkene, eller så lenge ikke det eldre varemerket er velkjent, dvs. like kjent som f.eks. Finn.no eller Rema 1000. Les mer om forvekslingsfare-vurderingen her, eller ta kontakt for veiledning her.

Hva må man undersøke?

Når man lanserer et nytt produktnavn, varemerke eller brand bør man være klar over at det kan gjøres inngrep i mange typer immaterielle rettigheter. I denne artikkelen skal vi fokusere på varemerker, men vil også berøre foretaksnavn, domener, opphavsrettigheter og beskyttede personnavn. Vi vil ikke behandle andre typer beskyttede produkter, designrettigheter eller patenter.

Varemerker

Et varemerke kan være et navn, en logo, et slagord, en kjenningsmelodi, en animasjon, en lukt eller lyd eller – i noen tilfeller – formen eller utseendet til et produkt. Varemerket identifiserer deg i markedet og gjør forbrukeren i stand til bevisst å velge dine varer eller tjenester fremfor dine konkurrenters. De fleste registrerte varemerker består av ord, logoer, eller en kombinasjon de to, og artikkelen vil derfor fokusere på disse typer varemerker i fortsettelsen.

For enkelthetsskyld har vi laget en ikke-uttømmende liste over punkter som må kartlegges i en forundersøkelse av et potensielt varemerke.

Liste over punkter i en forundersøkelse:

1. Kan man få enerett til bruk av varemerket?

2. Kartlegging av varemerkeklasser – hvilke varer eller tjenester skal varemerket brukes for?

3. Hvor i verden skal varemerket brukes?

4. Finnes det problematiske, eldre varemerkerettigheter, foretaksnavn eller beskyttede etternavn?

1. Hvordan oppnås enerett, og kan man få enerett til merket?

Et varemerke må oppfylle en rekke krav i henhold til varemerkeloven for at man skal kunne oppnå enerett (og derigjennom registrering), som blant annet at merket ikke må være egnet til å villede, merket må ikke inneholde våpen eller statsflagg, det må ikke stride med offentlig moral eller orden osv. De to mest sentrale vilkårene er imidlertid at varemerket må ha tilstrekkelig særpreg og ikke gjøre inngrep i andres eldre rettigheter.

Kravet til særpreg innebærer at et varemerke ikke kan registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir art eller egenskaper ved varene (altså er beskrivende), eller hvis det av en annen grunn ikke er egnet til å oppfattes som en varemerke. Les mer om kravet til særpreg her.

I det følgende vil vi fokusere på hvordan man på best mulig måte kan avdekke om merket gjør inngrep i eldre rettigheter.

2. Kartlegging av vare- og tjenestetype, og varemerkeklasser

Det neste man må kartlegge er hvilke varer og/eller tjenester varemerket skal benyttes for. Varer og tjenester sorteres i varemerkesammenheng inn i administrative grupper (gjerne omtalt som «klasser»), som skal gjøre det lettere å avgjøre hvilke typer varer og/eller tjenester som ligner hverandre. Les mer om klassifisering av varemerker her.

Når det kommer til klassifisering kan det hentes hjelp hos Patentstyrets produktvelger: https://search.patentstyret.no/Classification.

Ettersom det i utgangspunktet er slik at to aktører kan benytte det samme varemerket for forskjellige varer/tjenester er det helt avgjørende at man klarer å avgrense hva slags varer/tjenester man skal benytte sitt varemerke for. Uten noen slik avgrensning vil det være tilnærmet umulig å gjøre gode og målrettede søk etter lignende, eldre rettigheter som kan skape problemer.

3. Hvor i verden skal varemerket benyttes?

Ettersom varemerkesystemet i stor grad er nasjonalt, må det gjøres søk knyttet til konkrete land eller geografiske områder (EU regnes blant annet som ett område i de fleste tilfeller). Dersom ditt varemerke kun skal brukes i Norge vil dette gjøre søket vesentlig enklere enn dersom det i tillegg skal benyttes i eksempelvis EU, USA og Kina, som er relevante markeder for mange norske aktører. Dersom varemerket tilsynelatende er «ledig» i Norge, men ikke i USA, må man vurdere om man kan benytte et annet varemerke for USA, eller om man skal forsøke å finne et nytt varemerke som er «ledig» i alle interessante områder.

På samme måte må det avgrenses mot ikke-interessante områder. At et varemerke benyttes i Saudi Arabia eller Canada er i utgangspunktet helt uproblematisk dersom dette ikke er områder hvor ditt varemerke skal benyttes.

4. Undersøkelse etter eldre, problematiske varemerker og andre rettigheter

4.1. Registrerte rettigheter i Norge

Navnesok.no

Navnesok.no er en gratistjeneste som er ment å gjøre det enklere å undersøke om et navn er «opptatt» eller i konflikt med navn som allerede er registrert i Norge. Med ett og samme søk kan man sjekke både domenenavn, foretaksnavn og varemerker. Domenesøket gjøres mot NORIDs oppslagstjenester for domenedata, foretakssøket gjøres mot Brønnøysundregistrenes oppslagstjeneste for foretaksnavn og varemerkesøket gjøres mot Patentstyrets offentlig tilgjengelige varemerkeregister.

Navnesok.no gir kun eksakte og likelydende treff, og sier ingenting om hvilke varer og tjenester de eldre rettighetene er registrert for. Dette medfører at navnesok.no i høyden er et greit sted å begynne en forundersøkelse for Norge, men uten at du nødvendigvis får fullgode svar.

Patentstyrets søketjeneste

Skal du undersøke varemerker bestående av ord og ordkombinasjoner bør du benytte deg av muligheten til å søke i det offentlig tilgjengelige varemerkeregisteret;

Finn varemerker | Patentstyret

I utgangspunktet er søketjenesten nokså selvforklarende; Søk i søkefeltet, klikk deg inn på potensielle treff i varemerker som ligner, og undersøk status for treffene (registrert/opphørt/trukket, etc.), samt for hvilke varer/tjenester treffene er registrert. Her vil du også finne informasjon om hvem som eier de enkelte registreringene. Videre kan man også søke med såkalt «fuzzy søk», som gir et bredere treff.

Varemerker som ikke består av bare ord er mer utfordrende å søke etter. Her kan man benytte seg av Patentstyrets klassifisering av figurelementer (den såkalte Wien-klassifikasjonen), som kan gi noe veiledning. Eventuelt kan man bestille forundersøkelse fra Patentstyret, fra oss i Bryn Aarflot, eller søke ved hjelp via andre søketjenester som bildesøk hos WIPO eller bildesøk i Google.

Enhetsregisteret

For å søke på foretaksnavn/firmanavn i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), klikk her: https://w2.brreg.no/enhet/sok/

Norske domenenavn

For å avdekke om et domenenavn er registrert i Norge, klikk her: https://www.norid.no/no/

Husk å undersøke andre domener som eksempelvis .COM, .INFO, .NET, og .ORG, også. I dag er svært mange domener «opptatt», og man bør ikke velge bort et navn kun fordi man ikke får alle interessante toppnivå-domener. Bruk av et domenenavn omfattes av varemerkeretten, men en domeneregistrering utgjør i seg selv ingen varemerkeregistrering. Dette betyr at en domeneregistrering i seg selv ikke gir noen varemerkerettslig enerett, selv om bruk av et domenenavn i sin tur kan utgjøre inngrep i andres varemerker.

Etternavn

Etternavn som færre enn 200 personer bærer – og som oppfattes som etternavn – er beskyttet etter navneloven, og kan brukes som hinder mot registrering (og under gitte vilkår også bruk) av varemerker. Se statistisk sentralbyrås nettsider for å undersøke om ditt varemerke kan være i strid med et beskyttet slektsnavn.

4.2. Registrerte rettigheter utenfor Norge

Det er svært utfordrende å foreta gode undersøkelser etter eldre registrerte varemerker i jurisdiksjoner utenfor Norge. Her bør man absolutt benytte seg av profesjonell hjelp, da disse gjerne har tilgang til spesialiserte og gode søkeverktøy. Likevel kan man gjøre visse undersøkelser selv, og i det følgende vil vi gå gjennom noen av søketjenestene man kan benytte på egenhånd.

TMview er den kostnadsfrie søketjenesten som samler flest internasjonale varemerkesystemer på én plattform. Her søker man i registrerte varemerker fra alle EU-land, USA, EUIPO (EUs felles varemerkemyndighet ) og WIPO.

EUIPOs offentlig tilgjengelige database tilbyr i tillegg søk i EU-varemerker. Et EU-varemerke har beskyttelse i alle EU-land.

WIPO (World Intellectual Property Organization) tilbyr søk i internasjonale varemerkeregistreringer gjennom sin søketjeneste som kalles World Intellectual Property Organization Global Brand Database. Her er mye informasjon tilgjengelig, men husk å sjekke status for registreringen i hvert enkelt land/område, da den «internasjonale registreringen» ikke gir vern i noe land/område før den har vært gransket i det enkelte land/område (det er således litt misvisende at det kalles nettopp en «internasjonal varemerkeregistrering»).

WIPO lanserte i mars 2019 en bilde- og logo-søketjeneste basert på kunstig intelligens som også kan benyttes. Tidligere bildesøkeverktøy har kun vurdert varemerkets likhet ved å identifisere former og farger i varemerker. WIPOs nye AI-baserte teknologi forbedrer denne teknologien ved å bruke dyp maskinlæring for å identifisere kombinasjoner av begreper (som et eple, en ørn, et tre, og en stjerne – i ett bilde) for å finne lignende karakteristikker i andre logoer eller bilder som er registrert. Den nye søkefunksjonen er allerede tilkoblet 45 lands varemerkesystemer, noe som representerer totalt 38 millioner varemerker til dags dato. AI-likhetsalgoritmen tillater brukere å kombinere logosøket med flere søkekriterier, som for eksempel å begrense resultatlisten til et bestemt sett av jurisdiksjoner eller til en eller flere spesifikke typer varer og tjenester.

4.3. Innarbeidede (ikke-registrerte varemerker) i Norge og internasjonalt

Google

Google er et godt og viktig sted å starte når det skal søkes etter uregistrerte og innarbeidede rettigheter. Google tillater søk etter både bilder og ordkombinasjoner, og gir tilgang til enorme mengder treff. Treffsikkerheten er dessverre ikke særlig høy, og søkeresultatene må derfor underlegges nøye og kritisk vurdering, men som startpunkt er Google et uvurderlig verktøy.

For at et varemerke skal være ansett som innarbeidet må det være godt kjent som noen særlige kjennetegn. I vurderingen av om et varemerke er godt kjent skal det ses hen til blant annet varemerkets markedsandel, intensitet i varemerkets bruk, varemerkets geografiske utstrekning og varigheten av varemerkets bruk. For at et tegn skal være godt kjent som noens særlige kjennetegn kan man legge til grunn at dette må ha satt spor etter seg på en måte som er synlig gjennom gode Google-søk. Mer utfordrende er det å identifisere lokale innarbeidelser, eller innarbeidelse av mer nisjepregede varemerker. Dersom du finner et varemerke du tror kan være innarbeidet bør det gjøres ytterligere undersøkelser, kanskje i samråd med en ekspert.

***

Hva tilbyr Bryn Aarflot, og hva koster en forundersøkelse?

Med spesialtilpassede søketjenester, et bredt internasjonalt nettverk og lang erfaring utfører vi forundersøkelser med høy grad av presisjon. Våre forundersøkelser av varemerker kartlegger hvilken risiko som foreligger ved lansering av et varemerke og hvilket spillerom som finnes. Vi leverer alt fra enkle til mer grundige forundersøkelser som tar sikte på å avdekke eventuelle problemer med merkets prinsipielle registrerbarhet, altså om det er tilstrekkelig særpreget, og dets relative registrerbarhet, altså om det kan tenkes å skape konflikt med eldre rettigheter i andres eie, både nasjonalt og internasjonalt.

I Norge

Skal man utføre en forundersøkelse basert på de rettigheter som finnes i Norge leverer vi både forundersøkelser og analyse basert på en maskinell søketjeneste levert av en underleverandør, og/eller en forundersøkelse basert på en forhåndsuttalelse vi bestiller fra Patentstyret. En nasjonal forundersøkelse koster ofte mindre enn NOK 10 000 og kan leveres på kort tid.

Internasjonalt

Ved internasjonale forundersøkelser kan vi både levere forundersøkelser basert på en maskinell søketjeneste levert av vår samarbeidspartner, eller separate forundersøkelser som inkluderer vurderinger foretatt av våre lokale samarbeidspartnere knyttet til varemerkets særpreg og tilgjengelighet i de enkelte jurisdiksjoner. Mange velger først å gjennomføre en maskinell forundersøkelse for så å gjennomføre enkelte forundersøkelser gjennom våre lokale samarbeidspartnere i de land hvor situasjonen fremstår som uavklart og risikabel, og der det er av avgjørende betydning å få brakt merkets registrerbarhet på det rene før kommersiell lansering eller innlevering av søknad som skal underlegges nasjonal gransking.

Prismessig er det imidlertid store forskjeller mellom innledende, maskingenererte forundersøkelser, som regulært pådrar mindre enn én dags arbeid fra vår side, og komplette forundersøkelser utført av lokale varemerkeeksperter til en gjennomsnittlig pris per land på +/- NOK 15 000-20 000, især med tanke på at EU alene inkluderer 26 selvstendige jurisdiksjoner.