En innføring i lisensavtaler

Hva bør en lisensavtale inneholde?

En lisensavtale er en avtale som gir noen («lisenstaker») en rett («lisens») til å utnytte noen andres («lisensgiver») teknologi, varemerke, opphavsrettslig beskyttet materiale, eller andre immaterielle eiendeler, f.eks. forretningshemmeligheter og know-how. Utnyttelsesretten («lisensen») gis på nærmere bestemte vilkår og gjerne mot betaling i form av såkalt royalty og/eller en lisensavgift.

Eksempelvis kan selskap A gi selskap B rett («lisens») til å selge et patentbeskyttet legemiddel i Europa de neste fem årene, mot at selskap B betaler selskap A et vederlag («royalty») på 8% av omsetningen.

En lisensavtale kan være et nyttig verktøy for å øke markedspenetrasjon og omsetning, for å øke kvaliteten på egen innovasjon og utvikling, og/eller for å begrense egne utviklingskostnader.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en god lisensavtale kan og bør inneholde, og gi noen praktiske tips på veien.

Hva gjelder lisensavtalen?

Lisensavtalen må angi hvilke immaterielle eiendeler eller rettigheter som lisensieres. Hvis det er snakk om en lisens til å bruke et konkret varemerke (f.eks. «Coca-Cola») er dette nokså uproblematisk.

Hvis det lisensieres patentert teknologi vil man normalt identifisere de relevante patentene i avtalen. Det er i slike tilfeller viktig å gjøre egne undersøkelser rundt patentenes verneomfang, geografiske utstrekning, osv. Det er ikke uvanlig at lisensgiver overvurderer verneomfanget og robustheten i egne patentrettigheter. Dette vil gjerne bidra til at lisensen overprises.

I tilfeller hvor det er forretningshemmeligheter eller know-how som lisensieres ut kan det være vanskeligere å definere hva lisensavtalen gjelder på en presis måte. Et referat eller en protokoll fra et diskusjonsmøte eller en presentasjon kan være en måte å løse dette. Jo mer presist informasjonen kan angis, jo mindre er sjansene for konflikt senere i avtaleforholdet.

Når man definerer og angir forretningshemmeligheter i en avtale (eller i et vedlegg til avtalen) sier det seg selv at konfidensialitet er en avgjørende forutsetning.

Er lisensavtalen eksklusiv?

Er det kun én aktør som har fått lisens til utnyttelse av rettighetene på et geografisk område? I så fall er det snakk om en eksklusiv lisensavtale. En eksklusiv lisensavtale vil typisk også avskjære lisensgiver fra selv å utnytte egen teknologi. Man kan også avtale en såkalt «enelisens», hvor lisenstaker får en eksklusiv rett sammen med lisensgiver, det vil si at begge avtaleparter kan utnytte lisensgjenstanden, men ingen andre.

Eksklusiviteten kan også gjelde et spesifikt anvendelsesområde, for eksempel bruk av en ingrediens i farmasøytiske produkter, mens en annen aktør kan gis eksklusive rettigheter til å benytte samme ingrediens i dyrefor.

Alternativt kan lisensgiver inngå lisensavtaler med flere lisenstakere i samme geografiske område. Dette omtales gjerne som enkle lisenser, og innebærer typisk at lisenstakerne vil måtte konkurrere seg imellom.

Hvordan skal lisenstaker betale for lisensen?

Lisenstaker betaler gjerne for lisensen gjennom et løpende vederlag som kalles «royalty». Royaltymodellen sikrer at vederlaget står i forhold til lisenstakers omsetning. Royalty utregnes typisk som en prosentsats av lisenstakers omsetning under avtalen, men mulighetene er mange. Det kan for eksempel være et bestemt beløp per solgte enhet eller trinnmodeller med ulik avgift avhengig av salgsvolum. Det bør gjøres gode beregninger av forskjellige satser og beregningsgrunnlag for royalty, da utslagene ofte blir store over tid.

Det er vanlig å avtale at lisenstaker jevnlig skal fremlegge detaljerte salgsrapporter eller regnskap for lisensgiver slik at skyldig royalty kan avregnes.

Løpende royalty kombineres ofte med et engangsvederlag som betales ved inngåelse av avtalen («lisensavgiften»).

Verdifastsettelse av rettighetene som lisensieres (herunder utregning av en rimelig royaltysats) er alltid vanskelig, og krever kunnskap om situasjonen på det aktuelle tekniske området, markedspotensialet, osv.

Krav til lisenstakers aktivitet

Lisensavtalen bør stille krav til lisenstakers aktivitet, markedsføring og/eller salgsinnsats. Dette er særlig viktig for en eksklusiv lisens, da man ellers kan risikere å sitte uten inntekter i hele lisensperioden. Lisensgiver kan typisk kreve at lisenstaker skal omsette for et minimumsbeløp hvert år. Om slike minimumssatser ikke innfris må lisensgiver kunne si opp avtalen, eller i det minste eksklusiviteten.

Det er vanlig å løse denne problemstillingen ved å avtale en minimumsroyalty som typisk øker trinnvis år for år. Det er imidlertid viktig å finne en balanse som sikrer lisensgiver et akseptabelt minimumsvederlag, men som også gir lisenstaker et godt nok insentiv til å legge ned en betydelig markedsførings- og salgsinnsats.

Hvor lenge gjelder lisensavtalen?

De fleste lisensavtaler gjelder i en bestemt tidsperiode (f.eks. fem år), gjerne med milepæler og opsjoner for forlengelse underveis. Tidsperioden kan gjerne også gjøres avhengig av eventuelle registrerte rettigheter (f.eks. ved å si at «avtalen gjelder så lenge patentbeskyttelsen består i noe land»).

Videre er det vanlig at lisensgiver har adgang til å si opp avtalen dersom lisenstaker ikke oppfyller avtalte aktivitetskrav og/eller minimumsroyalty.

Øvrig oppsigelsesadgang for én eller begge parter kan avtales. Eventuell oppsigelsesadgang kan være veldig inngripende for den andre parten, og man bør i så fall vurdere en romslig oppsigelsesperiode.

Krysslisensiering

Samarbeidspartnere eller konkurrenter i samme (eller tilstøtende) teknologiske områder vil gjerne ha hver sine rettigheter som er komplementære (eller kanskje til og med avhengig av hverandre). Gjennom såkalt krysslisensiering kan partene gi hverandre gjensidige rettigheter til utnyttelse av hverandres teknologi. Med egne, relevante rettigheter har du et sterkt forhandlingskort overfor noen som sitter på rettigheter du ønsker lisens til.

Forskjellige rettssystemer og -tradisjoner

Lisensavtaler inngås ofte på tvers av landegrenser, hvilket medfører flere utfordringer. Blant annet kan det bli nødvendig å avtale hvilket lands rett som skal regulere avtalen hvis det oppstår tvist, samt hvilket lands domstoler som skal behandle eventuelle rettssaker som springer ut av avtalen. Som utgangspunkt vil det være en klar fordel for norske selskaper om avtalen reguleres av norsk rett (og norske domstoler). Som et kompromiss er det imidlertid ikke uvanlig å enes om et nøytralt lovvalg, men også her bør det tas noen gjennomtenkte, strategiske hensyn (f.eks. har enkelte land lovverk som skiller seg vesentlig fra norsk lov, mens andre har veldig langtekkelige og kostbare rettsprosesser).

Erfaringsvis kan det også være utfordrende for norske aktører å fremforhandle avtaler med parter fra land med mer omstendelige kontraktsrettslige tradisjoner. Eksempelvis vil et amerikansk avtaleutkast gjerne være langt mer omfattende, ordrikt og gjennomregulert enn et utkast utarbeidet etter norsk kontraktsrett. Det er viktig å forstå konsekvensene av alle avtalens punkter, selv om flere av disse kanskje kan virke «unødvendige» etter norsk rett.

Søk juridisk bistand før du inngår en lisensavtale

Lisensavtaler regulerer ofte kompliserte avtaleforhold, og det er sjelden standardmaler passer godt nok i din konkrete situasjon. Juridisk bistand i forkant av inngåelse av en lisensavtale trenger ikke nødvendigvis være omfattende og dyrt, samtidig som det drastisk senker sjansen for en dyr og tidkrevende konflikt senere.

Skrevet av advokat Mikkel Lassen Ellingsen