Kjøp av konkurrenters navn som Google Ads – hva er lov?

Kystgjerde-saken – en vurdering etter varemerkeretten

I dommen fra Borgarting lagmannsrett 21. desember 2021 fikk Vindex AS og Norgesgjerde AS medhold i sitt krav mot Kystgjerdet AS, etter at sistnevnte hadde kjøpt «Vindex» og «Norgesgjerde» som søkeord i Google. Lagmannsretten tilkjente Vindex og Norgesgjerde en samlet erstatning på ca. 2,5 millioner kroner.

Et viktig premiss for lagmannsrettens konklusjon var at retten fant at ikke bare «Vindex», men også «Norgesgjerde» er særpregede og innarbeidede varemerker. Dette gir dem vern mot andres bruk av identiske eller lignende kjennetegn som kan forveksles med henholdsvis «Vindex» og «Norgesgjerde». I sin særpregsvurdering viste lagmannsretten noe overraskende til at «Norgesgjerde» språklig sett ikke beskriver et gjerde satt opp eller produsert i Norge, men at det fremstår som et ord som er konstruert særskilt for denne aktørens produkter. Etter vårt syn traff ikke lagmannsretten helt blink her, ettersom «Norgesgjerde» nettopp kan sies å vise til norskproduserte gjerder eller gjerder satt opp i Norge, og dermed fremstår som beskrivende for de aktuelle produktene. Lagmannsretten ser altså ut til å ha mistet av syne det klare rettslige utgangspunktet om at rent beskrivende merker og merkeelementer, slik vi mener «Norgesgjerde» er, ikke nyter varemerkerettslig vern uten omfattende markedsinnarbeidelse.

Når lagmannsretten først hadde konstatert at de aktuelle kjennetegnene hadde et varemerkerettslig vern, måtte retten deretter ta stilling til om konkurrentens kjøp og bruk av dem som søkeord var lovlig eller ikke. Her viste lagmannsretten til at kjøp og bruk av konkurrenters varemerker ikke i seg selv er i strid med varemerkeretten, men tvert imot er en lojal konkurransehandling. Derimot kom retten til at kjøp og bruk av slike varemerker vil være ulovlig dersom det gjennom bruken av dem oppstår fare for forveksling mellom de aktuelle konkurrentene, for eksempel dersom konkurrentens varemerke også fremgår i annonseteksten i Google.

I slike situasjoner vil bruken av Google Ads og lignende tjenester bidra til å svekke det konkurrerende varemerkets funksjon som identitetsbærer og opprinnelsesgaranti, og dermed utgjøre en krenkelse av konkurrentens enerett til sitt varemerke. Slik praksis angriper altså kjernen i det varemerkerettslige vernet, og lagmannsrettens vurdering er her helt i tråd med europeisk rettspraksis på dette området.
Selv om dommen gir en nyttig prinsipiell avklaring for norsk retts del, løser den imidlertid ikke alle de rettslige utfordringene knyttet til kjøp og bruk av varemerker som søkeord: Hvordan skal man for eksempel forholde seg til de stadig mer dynamiske og algoritme-styrte budstrategiene som tilbys av Google? Selv om slike problemstillinger som regel må vurderes helt konkret, tilsier varemerkerettens objektive og rigide regler at man iallfall bør unngå at konkurrenters navn havner i overskriften eller på annen måte fremgår i Google Ads-annonsen.

Bank Norwegian-saken – en vurdering etter markedsføringsretten

Til forskjell fra Norgesgjerde-saken, gjaldt den nevnte Bank Norwegian-saken bruk av søkeord hvor konkurrentens navn eller varemerke ikke dukket opp i selve annonseteksten, og hvor det dermed ikke forelå noen forvekslingsfare – slik som eksempelet under:

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om man kunne si at handlingen likevel var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven, selv om tilfellet ble ansett å være en lojal konkurransehandling etter varemerkeretten. Rent juridisk har dette vært et omdiskutert tema i flere år, og utfallet var på ingen måte åpenbart, særlig fordi langvarig praksis fra Næringslivets konkurranseutvalg har lagt til grunn at slik praksis må være i strid med markedsføringsloven.

Høyesterett lot seg ikke påvirke av etablert bransjepraksis, og konkluderte med at det som er lojalt etter varemerkeretten nødvendigvis også må være lojalt etter markedsføringsloven. Praksisen ble dermed ansett lovlig også etter markedsføringslovens krav til god forretningsskikk.

Oppsummering

Kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er i seg selv ikke i strid med varemerkeloven eller markedsføringsloven.

Bruk av konkurrenters varemerker i selve annonseteksten i Google kan derimot være i strid med varemerkeretten. Det er likevel viktig å notere seg at man må ha et kjennetegn som innehar tilstrekkelig grad av særpreg eller innarbeidelse i markedet for å kunne hevde en enerett til et navn eller et ord. Det er liten tvil om at beskrivende og ikke-innarbeidede navn som for eksempel «rørleggervakt» eller «norske gjerder» kan kjøpes av hvem som helst som betalte søkeord og brukes i annonseteksten. Foreligger det derimot andre, skjerpende forhold i tillegg, som for eksempel tidligere samarbeid, systematisk etterligning eller andre klanderverdige forhold, kan dette likevel utgjøre brudd på markedsføringsloven etter en helhetlig vurdering, selv om søkeordet som er kjøpt isolert sett ikke er ulovlig. Man må med andre ord opptre lojalt overfor konkurrentene sine, og kjøp av søkeord kan være ett av flere konkrete forhold som tilsier at man samlet sett har opptrådt i strid med kravet til god forretningsskikk.

Det prinsipielle utgangspunktet er likevel endelig avklart: Kjøp av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord er i seg selv ikke ulovlig.

Skrevet av Thomas Flo Haugaard og Sebastian Stigar